Noua lege a mărcilor. Atenție la noile obligații și termene
Titularii mărcilor înregistrate si solicitanții cererilor de înregistrare a mărcilor au o serie de noi obligații de îndeplinit și termene de respectat, odată cu modificarea substanțială a legislației române în domeniu. Aceasta, după ce la data de 13 iulie 2020 a intrat în vigoare Legea 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice („Legea 112‟), prin care este transpusă în legislația națională Directiva Mărcilor 2015/2436 („Directiva‟).
Atragem atenția titularilor de mărci asupra necesității derulării unei analize a portofoliului de mărci deținute, prin raportare la noile prevederi legislative, în scopul identificării pașilor de urmat pentru asigurarea conformării. Cu atât mai mult, cu cât Legea 112 introduce o serie de termene relativ scurte pentru îndeplinirea unor formalități. Prezentăm în continuare principalele modificări care trebuie avute în vedere la înregistrarea de noi mărci și pentru protejarea drepturilor titularilor asupra mărcilor înregistrate deja.
Eliminarea condiției reprezentării grafice
Dacă, în prevederile anterioare, doar semnele susceptibile de reprezentare grafică aveau vocație de a se califica la protecție prin marcă, conform noii legislații o marcă poate fi constituită din orice semn, inclusiv din sunete. Pentru aceasta, un astfel de semn trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
- să fie capabil să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi și
- să poată fi reprezentat în Registrul Mărcilor într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului său.
Noi prevederi privind motivele absolute de refuz a unei mărci
În vechea reglementare, motivele absolute de refuz a unei mărci legate de caracterul non-distinctiv, uzual sau descriptiv al acesteia puteau fi înlăturate dacă titularul mărcii dovedea că marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării sale înainte de data de depozit. În noua lege, aceste motive absolute de refuz pot fi înlăturate și dacă se dovedește că marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării acesteia și după data de depozit.
Totodată, spre deosebire de vechea reglementare, prevederile Legii 112 recunosc în mod expres protecția drepturilor anterioare conferite de:
- denumirile de origine și indicațiile geografice,
- mențiunile tradiționale pentru vinuri,
- specialitățile tradiționale garantate,
- soiurile de plante, în cazul în care acestea sunt protejate conform legislației Uniunii Europene sau legislației naționale ori acordurilor internaționale la care Uniunea Europeană sau România este parte.
Noi reglementări privind opoziția
Legislația anterioară prevedea că terții interesați puteau formula opoziție în termen de 2 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii. Acest termen de 2 luni se menține și în noile prevederi, însă curge de la data publicării admiterii cererii de înregistrare a mărcii, după verificarea de către OSIM a motivelor absolute de refuz.
Mai mult, persoanele interesate care pierd termenul de opoziție nu se mai pot opune înregistrării mărcii direct în procedura contestației, așa cum permitea vechea reglementare.
Modificarea unor termene procedurale și introducerea unora noi
O serie de termene procedurale au fost reduse semnificativ, de la 3 luni în vechea legislație, la doar 30 de zile, conform noilor prevederi. Astfel, conform Legii 112:
- depunerea documentelor de prioritate și efectuarea plății taxei oficiale de revendicare a priorității se realizează în 30 zile de la data cererii de înregistrare a mărcii;
- dovada plății taxei de examinare se va comunica la OSIM cel mai târziu în 30 zile de la data depunerii cererii;
- solicitantul va putea formula un punct de vedere cu privire notificarea prin care OSIM invocă neîndeplinirea condițiilor de înregistrare, în 30 zile de la notificare, acest termen putând fi prelungit cu încă 30 zile la cererea solicitantului.
Totodată, au fost introduse o serie de noi termene procedurale, precum cele referitoare la opoziție, și anume:
- un termen de 2 luni de la data notificării opoziției către solicitant, pentru ca părțile să negocieze stingerea opoziției printr-un acord amiabil; acest termen poate fi prelungit cu o perioadă agreată de comun acord între solicitant și oponent, dar care nu poate depăși 3 luni;
- un termen de 2 luni în care OSIM este obligat sa emită o decizie cu privire la soluționarea opoziției (termenul de 2 luni curge de la expirarea tuturor termenelor acordate părților în procedura opoziției).
Protecție extinsă pentru mărcile înregistrate ce desemnează titlurile claselor de produse și servicii conform Clasificării de la Nisa
Protecția mărcilor înregistrate ce desemnează titlurile claselor de produse și/sau servicii conform Clasificării de la Nisa este extinsă prin Legea 112 și la alte produse și servicii conținute în lista alfabetică a acestor clase.
Pentru a beneficia de această extindere a protecției, titularii mărcilor înregistrate care desemnează titlurile claselor de produse și/sau servicii din Clasificarea de la Nisa pot declara printr-o adresă că intenția lor la data depunerii mărcii a fost de a solicita protecție și pentru acele produse și servicii care nu sunt cuprinse în sensul literar al titlului clasei. Aceasta, cu condiția ca produsele și serviciile astfel indicate să fie incluse în lista alfabetică a clasei respective corespunzătoare acelei ediții a Clasificării de la Nisa în vigoare la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.
Termenul pentru depunerea acestei adrese este data de 30 septembrie 2020. În lipsa ei, se va considera că marca desemnează doar acele produse și servicii acoperite de sensul literar al indicațiilor prevăzute în titlul clasei.
Având în vedere importanța acestui termen, le recomandăm titularilor mărcilor înregistrate să identifice acele mărci pentru care au fost desemnate produse și servicii care conțin titlurile claselor din Clasificarea de la Nisa. Odată identificate aceste mărci, titularii trebuie să decidă dacă doresc extinderea protecției lor conform celor de mai sus.
Atragem atenția importanței unei astfel de extinderi a protecției mărcii, care poate preîntâmpina pierderea dreptului de a utiliza marca pentru produsele și serviciile de interes, ca urmare a unei acțiuni în revocare pentru neutilizarea mărcii introdusă de un terț interesat.
Neplata în termen a taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii, sancționată sever
Legea 112 introduce în sarcina solicitantului obligația de plată a taxei legale pentru eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii, într-un termen de 30 zile de la data încheierii procedurii de înregistrare. Acest termen este o noutate față de prevederile anterioare, care nu reglementau un termen pentru plata taxei respective.
Mai mult, noua legislație introduce o sancțiune severă pentru nerespectarea acestui termen. Astfel, în cazul neachitării acestei taxe în termenul prevăzut, se consideră că titularul a renunțat la înregistrarea mărcii.
Atragem atenția că și mărcile depuse și examinate sub vechea reglementare sunt vizate de această obligație de plată a taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii, conform dispozițiilor tranzitorii ale Legii 112. În aceste cazuri, se pune problema stabilirii momentului de la care se calculează termenul de 30 zile.
Un scenariu ar fi acela în care OSIM va notifica titularii acestor mărci cu privire la încheierea procedurii de înregistrare, astfel încât termenul se va calcula începând cu data la care titularul mărcii primește o astfel de notificare. Pe de altă parte, din moment ce titularii acestor mărci au fost deja notificați cu decizia de admitere la înregistrare mărcilor prin care se solicita plata taxei de eliberare a certificatului de înregistrare și de înscriere a mărcii in Registrul Mărcilor, momentul de la care s-ar putea considera curgerea termenului în care trebuie efectuată plata ar fi data publicării Legii 112 în Monitorul Oficial.
Pentru a-și proteja drepturile asupra acestor mărci, le recomandăm titularilor mărcilor depuse și examinate sub vechea reglementare să plătească taxa de eliberare a certificatului de înregistrare până la data de 13 august 2020.
Noi reglementări privind remediile juridice împotriva încălcării drepturilor titularilor de mărci
Legea 112 introduce o serie de modificări în legătură cu acțiunea în contrafacere și acțiunea în anulare, precum și o procedură administrativă alternativă în fața OSIM pentru acțiunile în anulare și revocare. Astfel:
- în cazul acțiunilor în contrafacere, titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică utilizarea unei mărci înregistrate ulterior, dacă această marcă ulterioară nu a fost anulată;
- acțiunile în anulare pentru motive absolute și relative de refuz al unei mărci pot fi formulate oricând în perioada de protecție a mărcii, spre deosebire de vechea reglementare, care impunea un termen de prescripție de 5 ani de la data înregistrării mărcii pentru formularea unor astfel de acțiuni;
- persoanele interesate au posibilitatea să introducă acțiunile în anulare și revocare pe cale administrativă la OSIM sau pe cale judiciară la Tribunalul București. Prevederile care reglementează acțiunile în anulare și revocare în procedura alternativă administrativă din fața OSIM urmează să fie adoptate până la 14 ianuarie 2023.
Concluzii
Este de așteptat ca noua lege a mărcilor să contribuie la întărirea protecției drepturilor de proprietate industrială dobândite, sau care urmează să fie dobândite. Pentru a-și atinge scopul de a asigura proceduri de înregistrare a mărcilor mai rapide și mai eficiente, noua legislație scurtează o serie de termene de conformare cu obligațiile specifice, cu impact practic imediat asupra titularilor de mărci.
Având în vedere necesitatea reacției rapide a titularilor de mărci pentru a respecta o serie de termene introduse sau modificate de noua legislație, este important ca aceștia să deruleze o analiză a portofoliului de mărci deținute (înregistrate sau pe cale a fi înregistrate), în vederea identificării pașilor de urmat pentru a asigura protejarea drepturilor lor asupra acestor mărci.
Un articol semnat de Sorin-Eduard Pavel (e.pavel@schoenherr.eu), avocat specializat în proprietate intelectuală în cadrul Schoenherr și Asociații SCA.