Protecția mărcilor înainte de naștere. În cazul unei încălcări, titularul cererii de înregistrare a unei mărci poate obține despăgubiri?

Aveți o marcă în curs de înregistrare? Ați constatat că, în activitatea sa comercială, o altă persoană folosește un semn identic sau similar cu marca pe care urmează să o înregistrați? Atât legislația națională, cât și cea europeană, a căror interpretare este ghidată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), oferă soluții pentru protecția titularilor cererilor de înregistrare a mărcilor în caz de încălcări ale terților.

Momentele-cheie din viața unei mărci

În contextul creșterii rolului publicității în activitatea comercială, mărcile reprezintă un bun economic tot mai valoros. Aceste semne distinctive, a căror funcție principală este de a diferenția produsele și serviciile unui comerciant de produsele sau serviciile identice ori similare ale altor comercianți din perspectiva originii lor comerciale, sunt primele care creează o legătură între consumatori și produsele la care se referă. Tocmai de aceea, mărcile beneficiază de un cadru juridic complex, atât la nivel comunitar (unde vorbim despre mărci UE, înregistrate de un Oficiu specializat al UE și protejate uniform pe întreg teritoriul UE), cât și la nivel național (căruia îi corespund mărcile protejate la nivelul fiecărui stat în parte, cum ar fi mărcile înregistrate la OSIM). Dar indiferent de teritoriul pentru care se solicită protecția, pentru ca un semn să poată fi folosit ca marcă în condiții de protecție deplină și, mai ales, pentru a putea interzice altora folosirea semnului respectiv cu funcție de marcă, este necesară parcurgerea unor etape, stabilite prin legislația aplicabilă în domeniu.

Primul moment din viața unei mărci, cu relevanță juridică, îl reprezintă depunerea cererii de înregistrare a mărcii la autoritatea competentă (OSIM, în cazul mărcilor naționale și, respectiv, OHIM, în cazul mărcilor UE). Pe lângă data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, în procesul prin care aceasta ia naștere din punct de vedere juridic, vor fi întâlnite și alte trei momente, a căror parcurgere aduce marca mai aproape de validarea sa:

Data publicării cererii de înregistrare a mărcii (data la care terții sunt informați cu privire la viitoarea „naștere” a mărcii, eveniment încă incert la acest moment);

Data înregistrării efective a mărcii („nașterea” propriu-zisă a mărcii);

Data publicării înregistrării mărcii (data la care „nașterea” mărcii este anunțată terților).

Nu sunt puține cazurile în care terții exploatează în mod ilicit atât mărci deja înregistrate, cât și semne aflate în proces de înregistrare ca mărci, obținând profituri injuste și aducând prejudicii titularilor acestora. Prin urmare, este important să știm:

Din ce moment începe o marcă să fie protejată din punct de vedere juridic?

Mai întâi, între data depunerii cererii de înregistrare a mărcii și data publicării acestei cereri, solicitantul nu beneficiază de protecție juridică.

Apoi, legea acordă o protecție limitată solicitantului în perioada dintre data publicării cererii (începând cu care se presupune că aceasta este cunoscută de terți) și data de publicare a înregistrării mărcii. Pentru această perioadă, titularul cererii poate obține despăgubiri, pe calea unei acțiuni în justiție – care are un regim juridic diferit de acțiunea în contrafacere (faptele sancționate coincid, însă, cu cele împotriva cărora titularul unei mărci deja înregistrate ar putea introduce o acțiune în contrafacere). În concret, pentru perioada cuprinsă între data publicării cererii de înregistrare a unei mărci și publicarea înregistrării efective a mărcii, titularului cererii îi este recunoscut un drept la compensație rezonabilă (art. 11 alin. (2) din Regulamentul nr. 2017/1001 privind marca Uniunii Europene), respectiv un drept la despăgubiri, potrivit dreptului comun, în cazul cererilor de înregistrare a unei mărci naționale (art. 37 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice).

În fine, ulterior publicării înregistrării mărcii, solicitantul va deveni titularul drepturilor exclusive conferite de marcă, putând interzice terților folosirea mărcii sale înregistrate, fie prin introducerea unei acțiuni în contrafacere în fața instanțelor civile, fie a unei plângeri penale, cu posibilitatea obținerii despăgubirilor pentru actele de încălcare a drepturilor conferite de marca sa.

Rațiunea protecției cererilor de înregistrare a mărcii se justifică, în principal, prin faptul că acestea au o valoare economică proprie (CJUE, C-280/15, Irina Nikolajeva împotriva Multi Protect OÜ, 22 iunie 2016). Astfel, începând cu data depunerii unei cereri de înregistrare a unei mărci, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, solicitantul dobândește un drept de prioritate față de cererile depuse ulterior. Cererile de înregistrare a mărcilor pot face obiectul mai multor tipuri de acte juridice cu titlu oneros, precum un transfer, constituirea de drepturi reale sau încheierea unor contracte de licență. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului („CEDO”) a hotărât, cu valoare de principiu, că nu doar mărcile, dar și cererile de înregistrare a unei mărci sunt susceptibile să constituie un interes substanțial, protejat de art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO, care garantează dreptul de proprietate (CEDH, Anheuser-Bush Inc. împotriva Portugaliei, cererea nr. 73049/01, 11 ianuarie 2007).

Cu toate acestea, drepturile conferite de cererea de înregistrare a unei mărci, fie ea națională, ori marcă UE, au un caracter condițional, în sensul că sunt condiționate de finalizarea procedurii cu înregistrarea semnului respectiv ca marcă. Caracterul condițional al drepturilor rezultă și din 11 alin. (3) din Regulamentul 2017/1001, conform căruia instanța sesizată în cauză cu privire la acțiuni ilicite ale terților în legătură cu o marcă UE, ce face obiectul unei cereri de înregistrare, nu se va putea pronunța asupra fondului până la publicarea înregistrării propriu-zise a mărcii. Soluția este firească, deoarece înregistrarea nu va putea deveni definitivă decât dacă cererea de înregistrare îndeplinește condițiile de fond și de procedură prevăzute de lege.

Din perspectiva dreptului intern, potrivit art. 37 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, titlul pentru plata despăgubirilor este executoriu numai după data înregistrării mărcii naționale. În același timp, alin. (3) al aceluiași articol prevede faptul că, în cazul în care cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă, solicitantul nu are dreptul la despăgubiri.

Care este nivelul despăgubirilor pe care le poate primi titularul unei cereri de înregistrare a mărcii?

În ceea ce privește mărcile înregistrate, repararea prejudiciului cauzat prin acte de contrafacere este, în principiu, integrală – incluzând și prejudiciul moral (despăgubirile fiind calculate potrivit criteriilor enunțate la art. 13 din Directiva nr. 2004/48/CE privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală transpusă de statele membre UE și, respectiv, art. 13 din Ordonanța de urgență nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, prin care a fost transpusă în dreptul intern Directiva nr. 2004/48/CE).

În schimb, despăgubirile aferente atingerilor aduse unor mărci aflate în curs de înregistrare trebuie să fie mai reduse decât daunele-interese pe care le poate solicita titularul unei mărci UE în temeiul prejudiciului suferit printr-un act de contrafacere. Astfel, potrivit CJUE (cauza C-280/15), compensația rezonabilă acordată titularilor cererilor de înregistrare a unei mărci UE în condițiile art. 11 alin. (2) din Regulamentul nr. 2017/1001 este limitată la beneficiile efectiv obținute de către terț ca urmare a folosirii semnului, neputând fi acoperite prejudiciile morale ori alte prejudicii materiale în afara beneficiilor efectiv obținute de către terți.

Cât privește mărcile naționale, compensației rezonabile acordate titularilor cererilor de înregistrare a unei mărci UE în condițiile art. 11 alin. (2) din Regulament îi corespund despăgubirile determinate conform regulilor de drept comun în materia răspunderii civile delictuale (art. 37 alin. (2) din Legea nr. 84/1998). Deși există o diferență în redactarea celor două texte de lege, considerăm că orientările trasate de CJUE prin hotărârea pronunțată în cauza C-280/15, prin care sunt furnizate criterii de interpretare a noțiunii de „compensație rezonabilă”, ar trebui luate în considerare nu doar în ipoteza cererilor de înregistrare a mărcilor UE, ci și în cazul cererilor de înregistrare a mărcilor naționale.

Ce trebuie să știm?

Dat fiind interesul economic substanțial pe care îl au titularii cererilor de înregistrare a unei mărci, aceștia nu pot fi lipsiți de protecție împotriva actelor ilicite ale terților săvârșite până la momentul publicării înregistrării efective a mărcii. Legea oferă, așadar, un anumit nivel de protecție, începând cu momentul publicării cererii de înregistrare a mărcii. Nivelul mai redus al despăgubirilor ce pot fi acordate pentru încălcările drepturilor conferite de mărcile aflate în curs de înregistrare se justifică prin caracterul condițional al acestor drepturi, înregistrarea neputând deveni definitivă decât dacă sunt îndeplinite condițiile de fond și de procedură prevăzute de lege.

Totodată, principiile degajate de CJUE în jurisprudența sa constituie un prim pas în vederea unei armonizări minimale a protecției oferite titularilor cererilor de înregistrare a unei mărci. Aceste principii ar trebui să reprezinte un reper în plus pentru instanțele naționale în aplicarea regulilor din materia răspunderii civile delictuale în cazul acțiunilor în pretenții vizând obținerea de despăgubiri pentru acte ilicite ale terților care aduc atingere drepturilor conferite de cererile de înregistrare a unei mărci, indiferent dacă aceasta este o marcă națională, ori o marcă UE.

Un articol semnat de Andreea Micu, Partner și Yolanda Beșleagă, Junior Lawyer, STOICA & Asociații